Protocolo: 850210375867 (30/08/2021)
Petição (tipo): Caducidade (337.1)
Requerente: ESSILOR INTERNATIONAL
Procurador: Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Detalhes do despacho: O uso da marca não foi iniciado, no Brasil, para todos os produtos/serviços constantes do certificado de registro, até a data de requerimento da caducidade. Base legal: Inciso I do art. 143 e artigo 144 da Lei da Propriedade Industrial (LPI, lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996). Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; Art. 144 - O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada. Produtos/serviços para os quais não foi inciados o uso no brasil: Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos para o registro, a transmissão e a reprodução de som ou imagens; comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos cinematográficos; comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos fotográficos. Produtos/serviços para os quais fica mantido o registro da marca: Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos ópticos. Razões que proporcionaram o não aceite das provas trazidas: Na contestação ao requerimento de caducidade do registro a requerida apresenta diversas ordens de serviço que demonstram a marca mista sendo usada dentro do período de investigação para assinalar os serviços: Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos ópticos. Os comprovantes de venda, ainda que não demonstrem o uso da marca mista, reforçam o conjunto probatório ao comprovar que os pedidos constantes das ordens de serviço foram efetivamente comercializados. No entanto, não foram apresentados documentos que comprovem o uso da marca dentro do período investigado para assinalar os outros serviços que constam da especificação. Os documentos foram considerados insuficientes para comprovação de uso de marca.O Manual de Marcas disciplina em seu item 6.5.4 Investigação e comprovação de uso efetivo da marca, que:?Para serem aceitas como documentos comprobatórios de uso de marca em um processo de caducidade, as provas devem, obrigatoriamente:?Ser emitidas pelo titular do registro ou permitir a identificação do titular do registro. Caso o uso de marca seja realizado por licenciado terceiro autorizado, devem ser apresentados os documentos que comprovem o licenciamento ou autorização de uso;?Estar datadas dentro do período de investigação;?Fazer referência à marca conforme concedida ou com alterações mínimas que não modifiquem seu caráter distintivo original; e?Demonstrar a marca concedida assinalando os produtos ou serviços discriminados no certificado de registro.Observações:1. Os documentos em língua estrangeira deverão ser acompanhados de tradução simples, sendo dispensada a legalização consular.2. Não terá valor de prova hábil a documentação ilegível, rasurada ou desprovida de data.3. O conjunto probatório apresentado deve comprovar o uso efetivo da marca na atividade de comércio ou a oferta de produtos e serviços para consumidores?.Assim, formulamos exigência: Apresente documentos emitidos pelo titular do registro, todos datados e dentro do período de investigação (30/08/2016 até 30/08/2021), que demonstrem de forma clara O USO EFETIVO da marca mista concedida PARA IDENTIFICAR OS SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO CERTIFICADO ?COMÉRCIO (ATRAVÉS DE QUALQUER MEIO) DE APARELHOS PARA O REGISTRO, A TRANSMISSÃO E A REPRODUÇÃO DE SOM OU IMAGENS; COMÉRCIO (ATRAVÉS DE QUALQUER MEIO) DE APARELHOS E INSTRUMENTOS CINEMATOGRÁFICOS; COMÉRCIO (ATRAVÉS DE QUALQUER MEIO) DE APARELHOS E INSTRUMENTOS FOTOGRÁFICOS?, sob pena de caducidade parcial. Siga as orientações estabelecidas no Manual de Marcas, especificamente no item 6.5.4 "INVESTIGAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE USO EFETIVO DA MARCA". Apresente documentos que comprovem de forma adequada o uso efetivo da marca registrada, em quantidade proporcional ao segmento de mercado e à natureza dos produtos ou serviços em questão. No cumprimento de exigência a requerida não apresenta provas para assinalar os serviços não comprovado e afirma que ?as provas existentes de uso são referentes ao comércio de aparelhos e instrumentos óticos?. Pelas provas apresentadas, está comprovado o uso de marca para os serviços: Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos ópticos.Não foi apresentado nenhum documento que demonstre a comprovação de uso de marca para os serviços: comércio (através de qualquer meio) de aparelhos para o registro, a transmissão e a reprodução de som ou imagens; comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos cinematográficos; comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos fotográficos.De acordo com o Manual de Marcas item 6.5.4 Caducidade parcial: ?[...] em se tratando de prova de uso de marca registrada para identificar uma variedade de produtos ou serviços, a caducidade será declarada parcialmente para aqueles produtos ou serviços para os quais não foi comprovado uso, desde que estes não pertençam ao mesmo segmento de mercado, ou ainda, não mantenham afinidade com os produtos ou serviços para os quais houve comprovação do uso?.E, de acordo com o item 6.5.8 Despachos aplicáveis subitem Caducidade parcial: ?No caso de caducidade parcial, quando não se comprova o uso da marca no período investigado ou não se justifica o desuso do sinal para parte dos produtos ou serviços assinalados, declara-se a caducidade somente para aqueles itens da especificação, mantendo vigente o registro para os demais?.Não se verificou nenhum indício de uso de marca no período investigado pelo titular do registro para assinalar os serviços considerados como não comprovados.Pelo exposto, somos pelo deferimento parcial da petição de caducidade.