Protocolo: 850220509416 (14/11/2022)
Petição (tipo): Caducidade (337.1)
Requerente: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
Procurador: Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados
Detalhes do despacho: O uso da marca não foi iniciado no Brasil até a data de requerimento da caducidade. Base legal: Inciso I do artigo 143 da Lei da Propriedade Industrial (LPI, lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996). Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ***DECISÃO: Os documentos apresentados foram considerados insuficientes para comprovação de uso da marca de forma a abarcar todos os produtos presentes no certificado. De acordo com o Manual de Marcas, item 6.5.10 ?Despachos aplicáveis?, subitem ?Caducidade parcial?: ?No caso de caducidade parcial, quando não se comprova o uso da marca no período investigado ou não se justifica o desuso do sinal para parte dos produtos ou serviços assinalados, declara-se a caducidade somente para aqueles itens da especificação, mantendo-se vigente o registro para os demais. Vale mencionar que da decisão de declarar a caducidade parcial do registro cabe recurso.? Pelo exposto, somos pelo deferimento parcial da petição de caducidade. É ALTAMENTE RECOMENDÁVEL A LEITURA DA NOVA VERSÃO DO MANUAL DE MARCAS QUE ABORDA A INVESTIGAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO USO EFETIVO DA MARCA - SEÇÃO 6.5.4.***ESCLARECIMENTOS: O registro em tela foi objeto de caducidade proposta por TECMOBIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA., em petição protocolada em 22/10/2022. No primeiro cumprimento de exigência, a titular do registro caducando apresentou novas notas fiscais, porém, apenas em relação a alguns produtos constantes do certificado, como ?balanças, inclinômetros, indicadores automáticos de baixa pressão nos pneus, instalações elétricas para controle remoto de operações industriais, bateria de anodo, cabo elétrico de controle para elevador, carregador magnético e ótico?. Tendo em vista que na especificação concedida no certificado há produtos que não possuem afinidades com os já comprovados (por exemplo, ?bafômetro, caixa eletrônico, agrimensura [instrumento usado na]?, dentre outros), refizemos a exigência para que a requerida apresentasse RESTRIÇÃO da especificação, EXPLICITANDO DE FORMA CLARA E EXAUSTIVA OS PRODUTOS que constariam do registro, considerando os produtos apresentados sob a marca concedida nos documentos de cumprimento de exigência OU A SEREM COMPLEMENTADOS NESSE NOVO CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA, SOB PENA DE CADUCIDADE PARCIAL. Contudo, no segundo cumprimento de exigência, a caducanda não apresentou a restrição da especificação, nem novas provas, apenas argumentou que os produtos que não possuem comprovação de uso são afins aos já comprovados, o que não é procedente para alguns itens. Conforme estabelecido no Manual de Marcas, mais precisamente no item 6.5.6 Caducidade parcial: ?A caducidade do registro poderá ser parcial, conforme preceitua o artigo 144 da LPI: ?O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.? Assim, em se tratando de prova de uso de marca registrada para identificar uma variedade de produtos ou serviços, a caducidade será declarada parcialmente para aqueles produtos ou serviços para os quais não foi comprovado uso, desde que não mantenham afinidade com os produtos ou serviços para os quais houve comprovação do uso.?